恶意抢注情形下对他人在先使用商标具有“一定影响”的要求
2021-04-19
我国商标法规定,经商标局核准注册的商标享有商标专用权保护。同时,我国商标法还规定对他人未注册商标给予一定程度的保护,如《商标法》第十三条第二款规定了对他人未在中国注册的驰名商标的保护。《商标法》三十二条后半款规定了对他人在先使用并具有一定影响的未注册商标的保护,两法条均对他人在先使用商标的知名度和影响力有不同程度要求。本文探讨恶意抢注情形下对他人在先使用商标具有“一定影响”的要求。
【前言】我国商标法规定,经商标局核准注册的商标享有商标专用权保护。同时,我国商标法还规定对他人未注册商标给予一定程度的保护,如《商标法》第十三条第二款规定了对他人未在中国注册的驰名商标的保护。《商标法》三十二条后半款规定了对他人在先使用并具有一定影响的未注册商标的保护,两法条均对他人在先使用商标的知名度和影响力有不同程度要求。本文探讨恶意抢注情形下对他人在先使用商标具有“一定影响”的要求。
【法律依据】《商标法》第三十二条 申请商标注册......,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标。
【理解与适用】《商标审查及审理标准》中规定的构成《商标法》第三十二条情形的适用要件为:
(1)他人商标在系争商标申请日之前已经在先使用并有一定影响;
(2)系争商标与他人商标相同或近似;
(3)系争商标所指定的商品/服务与他人商标所使用的商品/服务原则上相同或类似;
(4)系争商标申请人采取了不正当手段。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定:“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的,如果在先使用商标已经有一定影响,而商标申请人明知或者应知该商标,即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。 在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的,人民法院可以认定为有一定影响。 ...... ”
商标法第三十二条后半款规定是基于诚实信用原则,对已经使用并具有一定影响商标予以保护,制止以不正当手段抢注行为。对于是否构成本条款所指定情形应当对“一定影响”的程度和“不正当手段”两方面内容予以综合考虑。
【案例】A公司申请注册“你我贷”商标,经商标局审查予以初步审定并公告。B公司在异议期限内对该商标提出异议申请。2015年6月5日,商标局作出(2015)商标异字第14212号决定,认为诉争商标的注册申请构成恶意抢注,违反2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》第三十二条,应不予核准注册。
A向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)申请复审称,其使用“你我贷”商标更早,且B公司证据不能证明B公司在诉争商标申请日前使用的“你我贷”商标具有知名度,故诉争商标不属于恶意抢注。
2016年8月12日,商标评审委员会作出商评字[2016]第70610号《关于第10982967 号“你我贷”商标不予注册复审决定书》,认定B公司提交的证据可以证明其于诉争商标申请日前在信贷服务上在先使用“你我贷”商标并有一定影响。诉争商标与B公司在先使用商标构成相同或近似商标。A公司系B公司同行业竞争者,同处于上海市,A公司理应知晓B公司在先使用商标,A公司构成《商标法》第三十二条恶意抢注规定情形,决定诉争商标不予注册。
A公司不服向北京知产法院提起诉讼。A公司上诉理由之一为B公司提交的证据不能证明B公司“你我贷”商标于诉争商标申请日前具有一定影响。对此,北京知产法院认为“商标法第三十二条规定的“有一定影响”在范围上强调的是“一定”,并非要求“广泛”;在属性上要求的是“影响”,而非“声誉”。考虑到该条规定旨在遏制恶意抢注行为,因此,倘若主张在先使用并有一定影响的当事人能够举证证明其商标在诉争商标申请日前已有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等,能够为部分相关公众所知晓,即可认定为“有一定影响”,而不必要求全国地域内的相关公众知悉,或者要求具有较高知名度或者美誉度。”据此,对A公司该上述理由不予支持。
A公司上诉至北京市高级人民法院,上诉理由为:B公司提交的证据不能证明其于诉争商标申请日前所使用的“你我贷”商标具有一定影响,提供的证据无法证明B公司在申请日前对“你我贷”商标持续使用的时间、区域和广告宣传等情况,其中多数证据是诉争商标申请日之后的证据。因此,未构成《商标法》第三十二规定的恶意抢注情形。北京市高级人民法院认为“根据商标法第三十二条及前述司法解释的规定,在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响商标的,首先负有举证证明该商标具有“一定影响”的证明责任。但对于“一定影响”的要求不宜过高,通常情况下只要足以认定商标申请人知晓该商标即可。”据此,北高院亦没有支持A公司的上诉理由。
【结束语】对于是否达到“一定影响”程度应该与系争商标注册人是否采取了“不正当手段”,是否明知、应知他人在先使用商标综合考虑。如系争商标注册人未采取任何不正当手段,并不知晓他人在先使用商标的情况下,可以要求权利人提供充分的证据证明其在先使用商标已有一定影响力,从而推定系争商标申请人知晓他人商标,注册系争商标属恶意抢注行为。如系争商标注册人明知他人商标已在先使用而恶意抢注的情形下,对权利人在先使用商标达到具有“一定影响”程度的要求则不宜过高。